종종 정말 급하게 특허를 요청하는 기업들이 있다. 보증이나 대출을 받으려고 또는 정부과제 사업에서 특허를 활용하려고 하는 기업들이다. 그렇지만 특허는 출원하고 심사 받는 데까지만 보통 1년이 걸린다. 그리고 열개의 특허출원 중 아홉개는 최초거절이유통지가 나오기 마련이고, 이를 극복하는 데에 또 두세달의 시간이 걸린다. 그래서 그 급한 요청을 들어줄 수 없는 경우가 많아 안타까울 때가 많다.

 

그나마 등록까지의 기간을 당기기 위해 우선 심사를 요청해야 한다. 우선심사는 추가비용을 내면서 다른 이들의 출원보다 먼저 심사해달라고 요청하는 절차이다. 우선심사를 신청하면 심사를 받기 까지 1년의 대기기간을 3개월로 줄일 수 있다. 다만, 심사가 결과 나온다고 해도 바로 등록이 되는 것이 아니라 의견제출통지서가 나오기 마련이라, 이것을 극복하는데 또 시간이 걸린다. 그래서 하나의 특허를 만들기 위해서는 적어도 5개월 길게는 1~2년 이상의 기간이 필요하다.

 

그래서 급히 활용하기 위한 특허를 만드는 일은 쉽지 않다. 발명이 완성되지 않은 경우도 많고, 발명이 완성되었다고 하더라도 위에 설명한 것처럼 특허를 출원하고 등록받기까지는 상당히 많은 시간이 걸린다. 의견제출통지서가 나온 경우 이를 한번에 극복할려면 청구항에 기재된 발명의 범위를 상당히 줄일 수 밖에 없다. 이런 경우에는 등록 후 특허권의 권리범위에 손해를 어느 정도 감수할 수 밖에 없다.

 

또한, 제품을 완성하고 그 다음에서야 특허를 내시는 기업들이 많다. 이렇게 되면 제품 출시 전 특허를 출원하는 기업과 비교하여 특허의 출원일이 뒤로 밀리게 된다. 특허법은 동일한 발명에 대해서는 먼저 출원한 사람에게 우선권을 주기 때문에 뒤에 출원한 사람은 불리한 지위를 가지게 된다. 알렉산더 그레이엄 벨과 엘리샤 그레이는 동일한 전화를 발명했으나 먼저 출원한 알렉산더 그레이엄 벨만 특허를 받았다. 

 

한편, 특허 경험이 많은 대기업들은 제품이 완성되기 전이라도, 신기술이나 신기능들이 개발될 때마다 그것들 하나하나에 대해서 특허출원을 해 놓는다. 나중에 그 제품을 완성 하게 되면 그 제품에 대해서 적어도 여러 개의 특허를 가지게 된다. 이렇게 제품에 적용된 특허가 여러 개 존재한다면, 그 제품은 여러 개의 특허로서 중첩적인 강한 보호를 받게 된다. 질레트의 면도기에는 보통 수십 가지의 특허가 들어가 있는데, 면도기를 구성하는 카트리지, 스프링, 칼날의 각도, 손잡이, 심지어 남성다운 소리와 감정을 느낄 수 있는 포장재까지 특허들이 이에 해당한다. 이런 특허 포트폴리오 구성은 경쟁자들의 모방 행위를 원천적으로 배제해버린다. 분쟁이 벌어져도 여러 개의 특허를 무효한다는 것은 거의 불가능한 일이다.

 

즉, 특허를 적절한 시기에 빨리 출원한다면, 출원 단계에서는 우선심사 비용을 아낄 수 있으며, 등록 후에는 더 좋은 권리를 가질 수 있는 것이다.

 

상표도 마찬가지다 상표를 출원하고 심사받는 데까지는 보통 6개월이 걸리고, 등록까지는 보통 9개월이 걸린다. 특허보다는 짧은 기간이다. 이 기간은 우선 심사를 신청하면 반으로 단축할 수 있지만 우선심사에는 또 불필요했던 비용이 들기 마련이다. 

 

브랜드를 만들 때, 대기업은 특정 브랜드를 런칭하기 최소 6개월 전부터 상표를 준비한다. 더 나아가서는 상표를 등록받을 수 있는 브랜드를 검토하여 상표등록이 불가능한 브랜드는 아예 런칭하지를 않는다.  

 

반면 중소기업은 특정 브랜드를 런칭하기 직전이나 런칭한 직후에 상표출원을 하는 경우가 많다. 이런 경우에는 그 상표를 등록 받을 수 있을지 가 확실하지 않다. 상표등록을 일반 심사로 할때 등록까지는 거의 9개월이 걸리는데, 만약 상표등록이 안된다면 어떻게 할 것인가? 보호받을 수 없는 브랜드에 계속 마케팅비용을 쏟을 것인가? 아니면 브랜드를 바꿀 것인가?

 

브랜드를 만들기 전부터 상표등록을 받을 수 있을지를 검토한 후, 등록이 가능한 브랜드를 상표로서 출원하고 적어도 출원 공고(심사관이 심사를 하였는데 거절이유를 찾지 못하여 공중에 공표하는 절차)를 받고 그 브랜드를 런칭하는 것이 바람직하다.

 

건물을 며칠 만에 만들 수 없는 것처럼, 특허나 상표도 마찬가지다. 그리고 특허든 상표든 출원일은 등록이나 분쟁에 있어서 가장 중요한 판단시점이 된다.  우리나라의 중소기업들이 출원시기를 놓쳐서 손해를 보지 않았으면 좋겠다.

 

필진 : 신무연 변리사

'특허는 전략이다' 저자

기율특허법률사무소 대표